Ingressar no mercado empresarial pode ser sinônimo da conquista do sonho de prosperidade financeira. Entretanto, é importante ter em mente que a competência e um bom planejamento não são os únicos fatores determinantes para o sucesso do seu negócio.

A criação de uma identidade para a empresa, por exemplo, representa um dos elementos que ajudam no estabelecimento de uma conexão com o público-alvo. Porém, no momento de fazer o registro, os empreendedores esbarram no problema de indisponibilidade da marca pretendida.

O que talvez não seja do conhecimento de todos é o fato de que muitas marcas são registradas, entretanto, ao logo do tempo, deixam de cumprir os requisitos legais para a concessão e manutenção dos registros das marcas. Diante disso, restará verificada a hipótese de caducidade da marca concedida.

Você sabe o que isso significa e como sua empresa pode ser beneficiada por esse procedimento? Então acompanhe, no presente post, tudo que você precisa saber sobre ele. Boa leitura!

O que é caducidade de marca?

A caducidade é uma das formas de extinção da marca previstas no art. 142, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96). Em termos práticos, podemos dizer que quando é declarada a caducidade de marca, aquele registro concedido anteriormente pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) fica disponível para que seja utilizado por outra empresa.

Tal consequência pode ocorrer pelos seguintes motivos:

• quando a marca concedida não for utilizada ou tiver o seu uso interrompido pelo período de cinco anos, contados da sua respectiva concessão ou da renovação de seu registro pelo INPI;
• quando a marca vem sendo utilizada de forma diversa ao que consta no certificado de registro emitido pelo INPI — aqui também se leva em consideração o lapso temporal de cinco anos contados da data do registro.

O objetivo desse instituto é estimular a livre concorrência, dando oportunidade para que novas empresas surjam no mercado e consigam edificar a sua imagem a partir de um nome que as diferencie dos demais.

Em diversas ocasiões, acontece de grandes empresas registrarem dezenas ou centenas de nomes, com a finalidade de impedir a concorrência de usar os melhores nomes dentro do seu segmento — uma espécie de barreira formal.

Verifica-se, assim, que, ainda que determinada marca tenha sido concedida a terceiros, caso ela não preencha mais os requisitos para a manutenção da sua concessão, poderá ser declarada a sua caducidade, mediante solicitação por terceiro interessado.

Qual a importância do registro de marca para uma empresa?

Uma marca tem o poder de dar uma identidade para os produtos ou serviços das empresas e assegurar aos seus titulares a fidelização dos consumidores, além de ser uma forma de evitar que ela seja confundida.

Assim, devido ao fato de ser comum a geração de valores semelhantes no mercado, o registro de marca consiste num elemento de diferenciação — fundamental para evitar que concorrentes de má-fé se apropriem da popularidade e confiança depositada em uma marca já consolidada.

Qual a diferença entre caducidade e caducidade parcial?

A caducidade ocorre quando, durante o período de cinco anos contado da concessão ou renovação de determinada marca, o uso efetivo desta não foi iniciado ou se ele tiver sido interrompido pelo mesmo lapso temporal. A caducidade também será verificada caso a marca venha a ser utilizada de maneira distinta do registro constante no certificado de registro emitido pelo INPI.

A caducidade parcial, por sua vez, estará caracterizada quando a marca não for utilizada para designar todos os produtos e/ou serviços constantes em seu certificado de registro.

A caducidade parcial não restará configurada caso os produtos para os quais esta é efetivamente utilizada guardem relação de afinidade/semelhança com os demais constantes no certificado de registro e cujo desígnio não foi realizado na marca.

Dessa forma, caso uma marca tenha registro para designar os produtos “macarrões” e “lasanhas”, mas a utilização dela não designe lasanhas, mas tão somente macarrões, não há que se falar em caducidade, pois esses são produtos afins.

No sentido oposto, caso uma empresa tenha obtido registro para designar massas e laticínios, mas cuja utilização ocorra somente para a espécie de massas, ocorrerá a caducidade parcial, tendo em vista se tratar de produtos que não guardam nenhuma relação de semelhança.

O que é a caducidade de marca coletiva?

Apesar de o uso da marca coletiva ser facultativo aos seus membros, a Lei da Propriedade Industrial estabelece, no seu artigo 153, que a marca coletiva também pode ser alvo da caducidade, caso o seu registro não seja utilizado por mais de uma das pessoas autorizadas; desde que presentes as condições previstas nos artigos 143 a 146, do mesmo diploma legal.

Outro detalhe decisivo é que a sua utilização por terceiros ou entidades representativas não valerá como meio de prova.

Quando pode ser feito o pedido de caducidade?

O pedido de caducidade poderá ocorrer a qualquer tempo, sob a condição de ser solicitado por um legítimo interessado, devendo ser respeitado o lapso temporal de 05 (cinco) anos para constatar a não utilização de determinada marca.

Embora a Lei de Propriedade Industrial não especifique quem seria esse sujeito apto ao requerimento, o INPI vem mostrando o entendimento que o legítimo interesse estará configurado quando:

• for solicitado pelo titular que pretende registrar a marca idêntica ou semelhante para designar produtos ou serviços iguais ou afins;
• pelo titular herdeiro do direito de personalidade ou direitos autorais;
• pelo titular herdeiro de direitos que caracterizem a atuação do requerente em um segmento mercadológico idêntico ao dos produtos serviços assinalados pela marca caducanda.

Quais são os passos para realizar o requerimento?

A caducidade de marca consiste na instauração de procedimento administrativo, provocado por pessoa física ou jurídica, possuidora de interesse legítimo pela declaração da falta de uso da marca.

Após a apresentação de pedido de caducidade parcial perante o INPI, o titular da marca cuja caducidade é pretendida é intimado para que, no prazo de 60 dias, possa ser apresentada defesa, de modo a comprovar a utilização da marca na forma de seu certificado de registro ou justificar por razões legítimas a sua não utilização.

Decorrido o prazo de apresentação de defesa pelo titular do registro, com apresentação ou não de defesa, caberá ao INPI analisar as provas, de modo a decidir ou não pela declaração de caducidade.

Como é feita a comprovação do uso de uma marca nesses casos?

Formulado o pedido de declaração de caducidade perante o INPI, é concedido o prazo de 60 dias para que o titular da marca apresente sua defesa — demonstrando que ela vem sendo efetivamente utilizada, aos moldes do registro, ou para justificar razões legítimas para o seu desuso.

Nesse momento, o titular da marca poderá se valer de todas as provas em direito admitidas, aptas a demonstrarem o seu uso.

Poderão ser apresentados documentos emitidos pelo titular do registro, por licenciado, por um terceiro autorizado, sempre datados dentro do período sob investigação, e, no caso das cessões de direitos, que eles façam referência à marca, bem como aos produtos ou serviços por ela assinalados.

Existe também a hipótese de comprovação de uso da marca por titulares domiciliados fora do Brasil ou cuja fabricação dos seus produtos seja realizada no exterior. Diante dessas circunstâncias, o INPI exige, a título de provas, documentos que atestem a nacionalização dos respectivos itens.

Tratando-se documentos comprobatórios em língua estrangeira, não há obrigação de que eles sejam traduzidos oficialmente pelo consulado; a tradução simples, elaborada por qualquer profissional competente, é o suficiente para que eles tenham validade.

O INPI ainda aceita o uso de provas de natureza não fiscal, desde que úteis para a complementação de documentos devidamente datados e que contenham a marca em conformidade ao originalmente registrado.

Marca Mista

Para os que se enquadram nessa modalidade, o foco é comprovar o seu uso em conformidade ao originalmente registrado ou que as alterações não signifiquem mudanças do seu caráter distintivo, sendo esta a única forma de apresentação admitida.

Marca Figurativa

Apesar de essa espécie exigir o uso idêntico ao sob o qual foi registrada, será admitida como forma de apresentação mista, desde que permaneça inalterada a essência do caráter distintivo do elemento figurativo sob proteção.

Marca Tridimensional

O uso de marca tridimensional pode ser comprovado por meio de documentos que atestem o seu uso da forma plástica originalmente registrada.

É permitida a alteração do caráter distintivo original sem incorrer em caducidade?

Ao longo dos anos, poderá acontecer de características mínimas no sinal originalmente concedido serem modificadas. Todavia, pequenas alterações ornamentais em algum dos elementos secundários da marca, por si só, não são suficientes para acarretar a caducidade de determinado registro.

Conforme previsto no artigo 143, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial, para se afirmar que houve alteração do caráter distintivo original, é preciso levar em consideração os elementos principais e distintivos que caracterizam o seu uso. Deste modo é possível afirmar que a mudança somente implicará em caducidade quando atingir a essência da marca.

Como acontece o exame de caducidade de marca?

O exame de caducidade é de competência do INPI e se realiza em duas etapas. A primeira delas tem por objetivo avaliar se estão presentes as condições para que o pedido de caducidade seja admitido. Ainda nessa fase, também será analisada a legitimidade do requerente para formulá-lo.

Nesse momento, são levados em conta elementos como:

• se, no dia do requerimento, já havia decorrido o prazo de cinco anos da concessão do registro;
• se, na data do requerimento, o uso da marca havia sido comprovado em processo administrativo anterior, requerido há menos de cinco anos;
• se, nos cinco anos anteriores ao pedido, a empresa tenha justificado, em procedimento semelhante, o seu desuso por razões legítimas;
• se o pedido está acompanhado de comprovante de pagamento da taxa obrigatória.

Verificados os requisitos de admissibilidade, começa, então, a segunda fase, cujo objetivo é a análise das provas, documentos e razões apresentadas tanto pelo requerente como pelo titular do registro caducando.

O objetivo aqui é formar o convencimento de que a marca vem sendo efetivamente utilizada em conformidade com registro concedido ou que o seu desuso ocorre por razões legítimas.

Diante da inconsistência de provas ou de divergências que atrapalhem a autarquia a chegar a uma conclusão mais próxima da realidade, poderão ser realizados procedimentos adicionais, a critério do INPI.

Após esgotados todos os meios de prova e formado o convencimento do órgão, o INPI decide se declara a caducidade de marca ou denega o pedido.

Em que hipóteses ela será declarada ou denegada?

Ressalta-se que a declaração de caducidade de marca pode ser total, parcial ou, ainda, denegada, conforme o nível de convencimento trazido pelos documentos de ambas às partes.

Poderá ser declarada por falta da apresentação de provas do prazo legal, além da falta de comprovação de justificativa plausível. Lembrando que, das decisões declaratórias ou denegatórias da caducidade de marca, sempre caberão recursos.

Dispõe o artigo 145 da Lei de Propriedade Industrial que não serão conhecidos os requerimentos de caducidade cuja marca já tenha sofrido processo semelhante durante os cinco anos anteriores e cujo uso tiver sido comprovado ou justificado.

Seguindo esse mesmo raciocínio, as petições de caducidade apresentadas em menos de cinco anos da concessão do registro também não serão conhecidas.

Ainda cabe ressaltar a possibilidade de desistência do processo — o autor do pedido de caducidade poderá abrir mão do procedimento enquanto não for proferida a decisão de primeira instância.

A caducidade de marca nada mais é do que um processo de cancelamento de marcas que sequer foram utilizadas a partir da concessão do registro, caíram em desuso ou, ainda, vêm sendo destinadas a um uso diverso do que lhes fora concedido.

Acima de tudo, ela significa um equilíbrio para o mercado, à medida que coíbe a estratégia de registrar vários nomes como forma de barrar o surgimento de novos concorrentes. Portanto, quem vai iniciar uma carreira como empreendedor deve estar bem atento.

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